專(zhuān)利申請過(guò)程中的權利配置

[摘要]專(zhuān)利申請書(shū)中權利請求項部分的撰寫(xiě)，是整個(gè)專(zhuān)利申請過(guò)程的核心。對于專(zhuān)利工程師而言，不但需要考慮采取什么樣的申請策略以使技術(shù)獲得最充分的保護，而且還要留意平衡各參與人之間的貢獻和收益。結合美國專(zhuān)利法的部分條文進(jìn)行研究，可以得出一些權利配置方面的啟示。 　　[關(guān)鍵詞]專(zhuān)利申請；權利配置；權利請求項
　　
　　專(zhuān)利制度之道，在于藉由技術(shù)揭露而提升整體產(chǎn)業(yè)水平；專(zhuān)利制度之術(shù)，則在于行使專(zhuān)利的排他權。專(zhuān)利申請的目的，在于累積貿易上的攻防武器及籌碼，同時(shí)，亦可作為市場(chǎng)對特定公司研發(fā)能量的一種客觀(guān)評價(jià)指標。在專(zhuān)利申請的同時(shí)，還有可能涵蓋不同類(lèi)型知識產(chǎn)權之間的交互運用，例如實(shí)用新型、商標、著(zhù)作權與貿易秘密等。怎樣才能達到最佳的保護效果，是專(zhuān)利申請前后需要考慮的題目。
　　發(fā)明人在創(chuàng )作或發(fā)明完成時(shí)所進(jìn)行的專(zhuān)利申請，可以依循一般專(zhuān)利制度下的申請規則，以專(zhuān)利排他權效力所及的范圍，思考制造國、市場(chǎng)國、進(jìn)口國或是競爭對手國等來(lái)作為申請國的考慮，或是在申請被駁回時(shí)運用最適合專(zhuān)利申請的制度來(lái)?yè)�理力爭。除此之外，�?zhuān)利申請時(shí)的考慮因素，仍有一些法律規范之外的情況值得探討。
　　
　　一、專(zhuān)利保護與貿易秘密保護的權衡
　　
　　申請專(zhuān)利時(shí)，發(fā)明人與代理人會(huì )碰到的第一個(gè)題目是該揭露(Disclosure)到何種程度才夠。尤其在專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)的撰寫(xiě)上，一方面擔心技術(shù)揭露了，卻無(wú)法取得專(zhuān)利權，例如一件發(fā)明專(zhuān)利申請案，自申請之日起一段期間內未撤回申請者，則自動(dòng)進(jìn)進(jìn)公然(Publication)的程序；另一方面擔心，技術(shù)一旦揭露了，所取得的專(zhuān)利權利保護范圍不夠完整，或者由于各種因素隱躲著(zhù)權利不確定的風(fēng)險，例如權利請求項(aaim)的構成要件(Element)與限制條件(Limitation)之間的組成，或者權利請求項所使用的語(yǔ)法等，將直接對專(zhuān)利要件之滿(mǎn)足與取得專(zhuān)利權后的權利范圍解讀(Claim interpretation)上，具有直接影響的關(guān)系。
　　專(zhuān)利法上之充分揭露(Adequate disclosure)系作為權利請求項之支持(Support)，未能滿(mǎn)足充分揭露的要求，可能會(huì )導致駁回申請的后果。但反言之，做過(guò)多的技術(shù)揭露而未納進(jìn)權利請求項中進(jìn)行保護，也會(huì )被視為是貢獻給社會(huì )大眾(Dedicated to thePublic)，或者，申請案可能滿(mǎn)足了技術(shù)揭露的要求，也滿(mǎn)足了其它形式要件的要求后，還是有可能被審定為欠缺非顯而易知性(Non—obviousness)而遭受駁回，產(chǎn)生至終都無(wú)法取得專(zhuān)利權的情況。
　　關(guān)于技術(shù)揭露程度之拿捏，筆者以為除了要滿(mǎn)足法定揭露要件之外，另一個(gè)能夠不揭露卻能受保護的情況，也許正是適用貿易秘密法(Trade secrete)來(lái)保護，若是，則該技術(shù)內容也許得從貿易秘密法的角度來(lái)思考其要件滿(mǎn)足與否的題目。在判定以專(zhuān)利或以貿易秘密作為請求標的之分野上，或許申請人能從回避設計(Design around)與逆向工程(Reverseengineering)的角度來(lái)判定要不要作申請專(zhuān)利而為技術(shù)揭露的標準。也就是說(shuō)，假如依據一般同業(yè)技術(shù)水準，競爭對手能公道地反推實(shí)質(zhì)發(fā)明技術(shù)內容者，也許是申請專(zhuān)利作為防范他人竊取研發(fā)成果之方法系為合宜，反之，假如客觀(guān)上不能回避設計亦無(wú)法由逆向工程了解技術(shù)內容或設計理念者，則似乎應以貿易秘密保護為妥，例如是大部分不可逆的化學(xué)工程所產(chǎn)生之配方。再者，要如何減少遭受官方以不具任何專(zhuān)利要件而核駁的題目，則有待代理人很確切地進(jìn)行前案與先前技術(shù)檢索(Prior art search)，此舉似乎能減低申請案之權利請求范圍與先前技術(shù)重疊的新奇性(Novelty)題目；而非顯而易知性之爭執題目，則很無(wú)奈地將回回到發(fā)明之技術(shù)內容的本質(zhì)，究竟，在代理人沒(méi)有任何疏忽的情況下，優(yōu)質(zhì)的技術(shù)內容是優(yōu)質(zhì)專(zhuān)利權的源頭，即使代理人非常善盡職責，但不過(guò)乎也僅能在不干涉先前技術(shù)或公眾領(lǐng)域(Public domain)的情況下作最大范圍的調整，似無(wú)法為客戶(hù)端創(chuàng )造優(yōu)質(zhì)技術(shù)，且此項工作也不是專(zhuān)利代理人之職能所在。
　　
　　二、發(fā)明人與權利請求項的幾點(diǎn)考慮
　　
　　在發(fā)明人與權利請求的互動(dòng)關(guān)系上，有些值得留意的地方。例如消極面上，發(fā)明人之不實(shí)陳述可能會(huì )影響日后行使權利的題目，而積極面上，發(fā)明人的詳實(shí)記載是專(zhuān)利授權后所得的使用費，作為發(fā)明人獎勵金分配之依據。
　　
　　1，同一法人之共同研發(fā)
　　舉個(gè)公司內部的例子而言，某件申請案包含了一種特定裝置與一種特定方法，且該特定裝置系由甲君所負責研發(fā)，而該特定方法則由乙君所負責，于申請時(shí)，假如本案之兩發(fā)明得適用一發(fā)明一申請原則，實(shí)務(wù)上會(huì )將該發(fā)明之裝置技術(shù)與方法技術(shù)揭露在同一份說(shuō)明書(shū)之上，順理成章地，也會(huì )將所揭露之技術(shù)內容作為權利之請求范圍，這是并案申請的情況。反言之，假如申請后官方意見(jiàn)以為不符合一發(fā)明一申請原則，申請人似乎只能申請分割案(Divi—sional application)來(lái)遵循限制之要求(Requirementfor restriction)，但一旦將這兩個(gè)請求標的作分割，自然地，在發(fā)明人的記載上，分割后之裝置申請案應詳實(shí)填具甲君，而方法申請案則填具乙君，如此才能滿(mǎn)足真實(shí)發(fā)明人陳述的要求。
　　
　　2，復數法人之共同研發(fā)
　　另外，亦有可能發(fā)生委外設計或跨公司之間共同研發(fā)的情況，假設甲公司負責該產(chǎn)品有關(guān)電子電路的控制方法(Method)，乙公司則負責該產(chǎn)品結構上的機構設計(Apparatus)，兩方公司事前協(xié)議于技術(shù)開(kāi)發(fā)完成之后，由雙方共同取得專(zhuān)利權，但是申請時(shí)被審定不符合一發(fā)明一申請的原則，勢必就得將該控制方法與機構設計申請分割后，再各自單獨申請。在此可能有兩個(gè)階段可以作為發(fā)明人記載的參考考慮，其一，假設該控制方法與該機構設計并不是同一段時(shí)間內所共同完成的，而是甲公司先完成電子電路的控制方法，而后乙公司依據甲公司已完成的部分再進(jìn)行結構上的機構設計，此種情況似乎以個(gè)別記載發(fā)明人為妥，例如甲公司的電子電路的控制方法申請案上系記載甲公司之研發(fā)職員，而乙公司之結構設計申請案則記載乙公司之發(fā)明人為妥；其二，假設該控制方法與該結構上的機構設計是在同一段時(shí)間內所共同完成的，兩者有相輔相成的關(guān)系，雙方依據各自的設計需求而完成整體技術(shù)內容，雙方有具體的共同研發(fā)過(guò)程，此種情況若遇分割時(shí)，則電子電路的控制方法申請案與機構設計申請案兩案在記載發(fā)明人時(shí)，應同時(shí)記載雙方公司之研發(fā)職員(Co—inventors)為妥。
　　
　　3，權利項群組的配置
　　另外，關(guān)于權利請求項群組的配屬，也是一個(gè)相當耐人尋味的情況。按一般撰寫(xiě)原則的要求，一個(gè)權利請求項群組代表著(zhù)一獨立項(Independentclaim)及依附該獨立項之附屬項(dependentclaim)，特定群組的附屬項亦不會(huì )依附別的群組上。假如我們以圖形來(lái)想象時(shí)，一個(gè)群組的外形應該是倒三角形，亦謂，若群組之第一項為獨立項，且請求之權利范圍為群組中之最廣者，則該群組之最后一項應為附屬項，且請求之權利范圍應窄于第一項之獨立項。再假設，若某一案共有三個(gè)群組，包含了三個(gè)獨立項與十七個(gè)附屬項，一般的情況是，會(huì )將較廣的群組配屬于第一個(gè)群組，且將最窄的群組配屬于最后一個(gè)，官方將依據順序逐項進(jìn)行審查。雖此為常見(jiàn)的情況，但曾見(jiàn)個(gè)案上亦有奇想地將其顛倒，也就是把最窄的群組放置于第一個(gè)群組，將最廣的群組放置于最后一個(gè)群組。如此配置關(guān)系，可能會(huì )對瀏覽該專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)的人或者是進(jìn)行審查的審查委員造成某種程度的假象效果。例如在評估有無(wú)侵權疑慮的時(shí)候，假如只看完請求項中的第一個(gè)群組，甚至是第一項獨立項就判定有無(wú)侵權的話(huà)，此舉是風(fēng)險很高的；又或，在審查時(shí)，若僅憑第一個(gè)群組就予以審定，則即使申請人日后取得專(zhuān)利權，其專(zhuān)利權也真的只能推定為有效且具執行力，實(shí)質(zhì)上有幾分作用則為問(wèn)號。因此，即使閱讀權利請求項而不解讀，也應該自始至終為妥；忽略完整的請求范圍將對專(zhuān)利解讀的人不利，輕易地核準審定也未必對申請人有利。 　　三、團體間關(guān)系企業(yè)的專(zhuān)利布局
　　
　　在多國分工已經(jīng)成為趨勢的情況下，同一團體之間的關(guān)系企業(yè)，或許會(huì )面臨有關(guān)專(zhuān)利權治理的題目，因應不同需求而有著(zhù)不同的情況。例如，共同申請而同時(shí)取得專(zhuān)利權，或者其一申請后，將來(lái)再為授權給關(guān)系企業(yè)的考慮，甚者直接交付信托。
　　
　　1，取得專(zhuān)利權作為將來(lái)訴訟之預防
　　假設公司內部已經(jīng)將研發(fā)中心分立出來(lái)成為一獨立的法人，并且將制造單位也獨立成一生產(chǎn)基地之法人，在研發(fā)中心不斷投資的情況下，勢必會(huì )有很多專(zhuān)利權產(chǎn)生，假如所產(chǎn)生的專(zhuān)利權僅為該研發(fā)中心所擁有，亦不對關(guān)系企業(yè)或生產(chǎn)基地加以授權，則令人稍覺(jué)可惜，由于專(zhuān)利權是一種攻防武器，也是籌碼。非常簡(jiǎn)單的一個(gè)道理是，以站在原告(Plaintiff)的態(tài)度而言，假如要指控他人專(zhuān)利侵權(Infringe—ment)，應該會(huì )先評估被控侵權方(Defendant)反訴的力道，假設被控侵權方僅有幾件專(zhuān)利權，或甚至是毫無(wú)專(zhuān)利權的情況下，不論后續原告勝訴與否，一開(kāi)始的訴訟評估也許就已經(jīng)毫無(wú)后顧之憂(yōu)地啟動(dòng)訴訟機制。因此，被控侵權人若無(wú)任何專(zhuān)利權或僅為少量專(zhuān)利權，這種情況是對被控侵權方不利的，反言之，假如只要一個(gè)專(zhuān)屬授權(Exclusive licensing)的登記，或者專(zhuān)利開(kāi)始申請的時(shí)候，就以共同申請人(Co—appdicant)的地位讓關(guān)系企業(yè)也取得專(zhuān)利權，似乎可以間接地減少被控侵權的機會(huì )，由于原告必須考慮立即承擔被告反訴(Counterclaim)的風(fēng)險。
　　
　　2，技術(shù)轉讓與發(fā)明人激勵
　　亦如前段所述，目前有越來(lái)越多的型態(tài)是朝向專(zhuān)業(yè)分工，同一事業(yè)團體下，研發(fā)中心與制造基地分離，而成為不同的法人，也許在同一國境內，也許跨國�；�于這種型態(tài)，也許基于公司鼓勵研發(fā)的政策，而多加思考技術(shù)轉讓與發(fā)明人獎勵之間的題目。很多公司已建立其激勵發(fā)明人的治理程序或相關(guān)作業(yè)辦法，一般分成三個(gè)階段作為獎勵的依據，分別為創(chuàng )意提案時(shí)、專(zhuān)利領(lǐng)證時(shí)與授權實(shí)施(Licensing)時(shí)，而下段主要在說(shuō)明，當研發(fā)中心進(jìn)行技術(shù)轉讓給生產(chǎn)基地進(jìn)行量產(chǎn)時(shí)，可能需要考慮的地方，例如技術(shù)轉讓的程序履行與發(fā)明人的專(zhuān)利授權獎勵配套措施。
　　
　　3，技術(shù)轉讓與使用費收進(jìn)
　　關(guān)系企業(yè)之間的技術(shù)轉讓?zhuān)�或許在規范上較為不嚴謹，可能包含：需求方提出技術(shù)轉讓請求之程序，例如定義技術(shù)需求范圍、設定技術(shù)轉讓期間、定義技術(shù)功效、指派技術(shù)轉讓學(xué)員與擬定技術(shù)轉讓合同時(shí)，將上述需求明訂于合同之中；又可能包含供給方提出技術(shù)轉讓程序之規劃，例如編輯技術(shù)轉讓手冊、技術(shù)轉讓時(shí)間規劃、指派技術(shù)轉讓負責人或團隊、概估技術(shù)轉讓用度、關(guān)聯(lián)專(zhuān)利權調查與教育練習在人、事、時(shí)、地、物上的規劃；再者為技術(shù)轉讓合同之簽訂，例如雙方確認整體合同金額、技術(shù)范疇、職員安排、時(shí)程規劃、練習課程、技術(shù)手冊轉讓、專(zhuān)利授權登記、保密約定、旅費、住宿、保險、稅務(wù)等支出明細的呈現，以及相關(guān)后續的技術(shù)轉讓執行與結案。在此需要關(guān)注的地方是，假如這項技術(shù)有牽涉專(zhuān)利權，且技術(shù)轉讓時(shí)有包含專(zhuān)利授權的使用費收進(jìn)，而在發(fā)明人獎勵上，也許可以將授權金的收進(jìn)部分作為發(fā)明人獎勵，也許也是營(yíng)造激勵研發(fā)政策落實(shí)的環(huán)境。
　　
　　4，共有關(guān)系不對權利主張產(chǎn)生稀釋
　　前述有關(guān)專(zhuān)利權共有的想法，可能發(fā)生在同一事業(yè)團體的關(guān)系企業(yè)，或是實(shí)質(zhì)上不同、亦無(wú)從屬關(guān)系的兩個(gè)法人之間，而以下提出討論的議題在于專(zhuān)利估價(jià)后的無(wú)形資產(chǎn)之計算，可能會(huì )有在不同情況下賬面價(jià)值被累積放大的題目。按法理，在專(zhuān)利權共有的情況下，任何一位專(zhuān)利權人皆能自行主張專(zhuān)利排他權而不需經(jīng)另一方之允諾，對于同一專(zhuān)利權之多數專(zhuān)利權人而言，該專(zhuān)利權皆為百分之百可獨立行使，并不會(huì )產(chǎn)生稀釋的效果，因此，從權利的主張而言，同一專(zhuān)利權之單一專(zhuān)利權人與同一專(zhuān)利權之多數專(zhuān)利權人并無(wú)不同，除非契約另有約定，否則基于同一專(zhuān)利權底下之多數專(zhuān)利權人，皆享有對等之權利，例如某件專(zhuān)利之權利請求項數為三十項，且有十個(gè)專(zhuān)利權人為共有關(guān)系，基此，該十位專(zhuān)利權人皆得主張該專(zhuān)利權之三十項權利請求項。
　　專(zhuān)利權之申請先行于專(zhuān)利權之行使，專(zhuān)利權有效行使的基礎是沒(méi)有破綻的專(zhuān)利申請。因此，謹慎地進(jìn)行專(zhuān)利申請，為整體專(zhuān)利競爭策略之第一步，申請人應該很清楚自己所需之處，并且按照自己的需求規劃專(zhuān)利申請的情況，當然這其中遵循法規是必然的，總之，專(zhuān)利的申請會(huì )直接呈現申請人的思考角度或是公司對專(zhuān)利的政策，在合乎法規的要求下，并無(wú)對錯優(yōu)劣之分，終極只是申請人應當了解自己本身的需求之后，再作相關(guān)申請搭配，如此才能與公司政策一致化。例如，需要短期內取得一定專(zhuān)利數目的公司，也許可以考慮不要并案申請，甚至同一技術(shù)內容而有不同實(shí)施情況者，亦將其拆案個(gè)別申請，或者考慮大量的新型專(zhuān)利申請；再如，有意鼓勵研發(fā)、創(chuàng )造受激勵的發(fā)明人環(huán)境之公司者，則應將同時(shí)考慮專(zhuān)利申請與發(fā)明人獎勵措施的搭配，例如將來(lái)的技術(shù)轉讓所伴隨而來(lái)的專(zhuān)利授權，相關(guān)授權金收進(jìn)要如何分配給發(fā)明人的題目；又如，需要節省專(zhuān)利支出本錢(qián)的公司，也許可以考慮不委任專(zhuān)利代理人，全由內部專(zhuān)利工程師操盤(pán)，仍不失為可行之道。

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